商標(biāo)法關(guān)于Samara Brothers公司商標(biāo)糾紛案，被上訴人 Samara Brothers 公司設(shè)計(jì)和制造兒童服裝。它的主要產(chǎn)品是一系列裝飾有桃心、花朵、水果以及類似東西的春夏連體泡泡紗套裝。包括JCPenney 在內(nèi)的一些連鎖店通過與 Samara簽訂的合同銷售這一系列的服裝，下面就和公司寶一起來看看該案件的具體內(nèi)容。

上訴人Wal-Mart Stores 公司是全國最聞名的零售商，銷售包括兒童服裝在內(nèi)的服裝。在1995年，Wal-Mart 與供應(yīng)商 Judy-Philippine 公司簽訂合同，約定生產(chǎn)一系列在1996年春夏銷售的兒童套裝。Wal-Mart 提供給Judy-Philippine一些 Samara 生產(chǎn)的童裝的照片，Judy-Philippine 生產(chǎn)的衣服就是在這個(gè)基礎(chǔ)上制造的；Judy-Philip-pine確實(shí)仿制了Samara的16種服裝，僅僅做了小改動(dòng)，而這16種服裝中有很多包含有受版權(quán)保護(hù)的元素。在1996年，Wal-Mart 迅速地銷售所謂仿冒品，總共獲得了超過115萬美元的利潤。

在1996年6月，JCPenney的一個(gè)采購員打電話給 Samara 的負(fù)責(zé)人，抱怨她發(fā)現(xiàn)Samara 的服裝在Wal-Mart 銷售，但是價(jià)格比合同允許 JCPenney 銷售的價(jià)格要低。Samara 的負(fù)責(zé)人告訴采購員 Samara 并沒有提供其服裝給Wal-Mart 銷售。不管怎樣.他們產(chǎn)生了懷疑.Samara 正式做了一項(xiàng)調(diào)查.發(fā)現(xiàn) Wal-Mart 和幾家主要的零售商——-Kmart、Caldor、Hills和 Goody——在銷售由 Judy-Philippine 生產(chǎn)的 Samara 套裝的仿冒品。

在發(fā)出停止侵權(quán)函后，Samara 在美國紐約南區(qū)法院提起訴訟，起訴 Wal-Mart、Judy-Philippine、Kmart、Caldor、Hills和 Goody，因根據(jù)聯(lián)邦法律侵犯了 Samara 的著作權(quán)，根據(jù)紐約法律構(gòu)成消費(fèi)者欺詐和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，以及——為我們的目的最相關(guān)的—根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款侵犯未注冊(cè)的商業(yè)外觀。所有的被上訴人在審判之前都已經(jīng)和解，除了Wal-Mart。

在長達(dá)一周的審理之后，陪審團(tuán)支持了 Samara 的所有訴訟請(qǐng)求。然后Wal-Mart就法律問題對(duì)判決提出了一項(xiàng)動(dòng)議，聲稱特別是根據(jù)《蘭哈姆法》第 43 條（a）款的目的，Samara沒有足夠的證據(jù)支持判決 Samara的服裝設(shè)計(jì)能夠作為有顯著性的商業(yè)外觀而得到法律保護(hù)。地區(qū)法院否決了這項(xiàng)動(dòng)議，并判決賠償 Samara 的損失、利息、訴訟費(fèi)和律師費(fèi)總計(jì)160萬美元，同時(shí)提供禁令救濟(jì)。第二巡回法院維持了對(duì)判決的法律問題的動(dòng)議的否決。我們發(fā)布調(diào)卷令。

《蘭哈姆法》規(guī)定了商標(biāo)注冊(cè)，其第45條定義的是商標(biāo)包括"「 已經(jīng)使用或者意圖使用的】用以識(shí)別和區(qū)分【生產(chǎn)者的】產(chǎn)品……與其他生產(chǎn)者制造和銷售的產(chǎn)品，以及表明產(chǎn)品來源的任何字母、名稱、符號(hào)，或者圖案，或者任何它們的組合"。根據(jù)《蘭哈姆法》第2條注冊(cè)的標(biāo)志使其所有人可以起訴一個(gè)違反了《蘭哈姆法》第32 條的侵權(quán)人；也可以使其所有人推定這個(gè)標(biāo)志是有效的，以及在5年的連續(xù)使用后通?？梢垣@得不可否認(rèn)的地位。除了保護(hù)注冊(cè)標(biāo)志，《蘭哈姆法》第43條（a）款規(guī)定生產(chǎn)者可以起訴任何一個(gè)使用"任何字母、名稱、姓名、符號(hào)，或者圖案，或者任何它們的組合……它們可能會(huì)引起對(duì)于產(chǎn)品的來源、主辦關(guān)系以及對(duì)他或者她的產(chǎn)品的認(rèn)可的混淆……"，正是后者是關(guān)于解決這個(gè)案件問題的條款。

根據(jù)《蘭哈姆法》第2條定義的可以注冊(cè)的商標(biāo)的范圍，以及根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款列舉的可訴的會(huì)產(chǎn)生混淆的商標(biāo)的范圍已經(jīng)被認(rèn)為包括，不僅是字母標(biāo)志，如"nike"，以及符號(hào)標(biāo)志，如 nike 的"swoosh"符號(hào)，還包括"商業(yè)外觀"——其最初僅包括產(chǎn)品的包裝，或者"裝潢"，但是在最近這些年，許多上訴法院已經(jīng)將其擴(kuò)大為包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。這些法院常常不經(jīng)討論就斷定這些商業(yè)外觀根據(jù)有關(guān)條款已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)"符號(hào)"或者"圖案"，而我們也得出類似的結(jié)論。"因?yàn)槿祟惪赡軐⑷魏文軌騻鬟_(dá)意義的東西使用為'符號(hào)'或者'圖案'，逐字去讀的話，《蘭哈姆法》的這種語言是沒有任何限定的"。對(duì)《蘭哈姆法》第2條以及43條 a款的這種解讀最近已經(jīng)被第43條（a）款中最近增加的規(guī)定所支持，第43條（a）款之（3）項(xiàng)特別提及了"根據(jù)該章對(duì)沒有登記在主簿上的商業(yè)外觀侵犯的民事訴訟"。

《蘭哈姆法》第 43條（a）款的文本對(duì)在何種情況下未注冊(cè)商業(yè)外觀可以獲得保護(hù)并未提供指導(dǎo)。它并不要求生產(chǎn)者表明被主張侵權(quán)的特征是非"功能性的"，也無需表明可能會(huì)對(duì)尋求保護(hù)的產(chǎn)品造成混淆?！短m哈姆法》第43條（a）款也沒有明確要求生產(chǎn)者表明其商業(yè)外觀是顯著的但是法庭普遍強(qiáng)加了那個(gè)條件，因?yàn)槿绻麤]有顯著性，商業(yè)外觀不會(huì)"引起對(duì)產(chǎn)品的來源、主持關(guān)系、或者認(rèn)可的混淆"，正如本條要求的。而且，根據(jù)《蘭哈姆法》第2條，顯著性是商業(yè)外觀獲得注冊(cè)的明確的先決條件，而"根據(jù)《蘭哈姆法》第2條標(biāo)志有權(quán)獲得注冊(cè)的一般原則在很大程度上適用于決定一個(gè)未注冊(cè)的標(biāo)志能否根據(jù)第43條（a）款獲得保護(hù)"。

在根據(jù)評(píng)估第2條《蘭哈姆法》一個(gè)標(biāo)志的顯著性的時(shí)候（并因此通過類比《蘭哈姆法》第43條（a）款），法院認(rèn)為，某個(gè)標(biāo)志是顯著的，通過如下兩種方式之一；第一，某個(gè)標(biāo)志是固有顯著的，如果"其固有性質(zhì)可用來識(shí)別某種特定來源"。在字母標(biāo)志的情形下，法院運(yùn)用最初由法官 Friendly 創(chuàng)設(shè)的現(xiàn)代經(jīng)典測(cè)試，在這個(gè)測(cè)試中，"任意的"（"駱駝"煙），"臆造的"（"柯達(dá)"膠卷），或者"暗示的"（"Tide"洗衣劑）字母標(biāo)志被認(rèn)為有固有顯著性。第二，某個(gè)標(biāo)志已經(jīng)獲得第二含義，即使它不是固有顯著的，如果它已經(jīng)產(chǎn)生第二含義。第二含義出現(xiàn)在這樣的情形，即"在公眾頭腦中，某個(gè)標(biāo)志的首要意義在于識(shí)別產(chǎn)品的來源而不是產(chǎn)品本身"。

對(duì)于固有顯著的標(biāo)志和產(chǎn)生第二含義的標(biāo)志進(jìn)行司法區(qū)分已經(jīng)在成文法上有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。《蘭哈姆法》第2條要求準(zhǔn)許任何"可以將申請(qǐng)人的產(chǎn)品與他人的產(chǎn)品區(qū)分開來的"標(biāo)志進(jìn)行注冊(cè)——除各種有限的例外之外。它也規(guī)定，除有限的例外之外，"這一章的任何規(guī)定都不能阻止申請(qǐng)人使用的標(biāo)志獲得注冊(cè)，如果標(biāo)志已經(jīng)在申請(qǐng)人商品的交易中獲得顯著性"，即那些沒有固有顯著性的僅僅通過獲得第二含義變成顯著的標(biāo)志。然而，《蘭哈姆法》第2條并不要求這樣的結(jié)論，即標(biāo)志的每一類必定包括申請(qǐng)人的商品能夠通過它們而可以和其他人的商品相區(qū)分的某些沒有第二含義的標(biāo)志—-在每一類中，某些標(biāo)志都是固有顯著的。

的確，至于至少一種類型的標(biāo)志——顏色——我們認(rèn)為標(biāo)志沒有從來都是固有顯著的。在Qualitex案中，原告制造和銷售了綠—金色的干洗熨燙機(jī)墊。在被上訴人開始銷售相似顏色的墊子后，原告根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款提起訴訟，然后，在對(duì)墊子的顏色獲得注冊(cè)后，根據(jù)《蘭哈姆法》第 32 條增加了一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。

我們認(rèn)為顏色可以作為商標(biāo)獲得保護(hù)，但是僅僅在獲得第二含義之后。通過類比Abercrombie & Fitch 測(cè)試建立的對(duì)字母標(biāo)志的測(cè)試進(jìn)行推理，我們注意到，產(chǎn)品的顏色與"臆造的""任意的"或者"暗示性的"的標(biāo)志不同，因?yàn)樗鼛缀醪粫?huì)"自動(dòng)的告訴消費(fèi)者它指涉某個(gè)品牌"，并且不會(huì)"馬上發(fā)出一個(gè)品牌或者一種產(chǎn)品的來源的信號(hào)"。然而，我們注意到"隨著時(shí)間的推移，消費(fèi)者可能會(huì)將某種產(chǎn)品或者其包裝上的特定的顏色……視為某個(gè)品牌"。因?yàn)檫@種顏色，就如一個(gè)"描述性"的字母標(biāo)志，可能最終"指示產(chǎn)品的來源"，我們的結(jié)論是它可以在獲得第二含義后得到保護(hù)。

對(duì)我們而言，似乎設(shè)計(jì)，如顏色，不是固有顯著的。特定類型的文字標(biāo)志和產(chǎn)品包裝的固有顯著性的屬性源于這樣的事實(shí)，即將某個(gè)特定的詞與某種產(chǎn)品聯(lián)系起來或者把其裝入某顯著的包裝的目的常常是為了識(shí)別該產(chǎn)品的來源。即使字母和包裝可以發(fā)揮輔助功能——如，一個(gè)暗示性的字母標(biāo)志（如"Tide"作為洗衣劑的標(biāo)志）可能會(huì)在消費(fèi)者的大腦中喚起積極含義，以及某鮮艷奪目的包裝（如，Tide 的裝著液體洗衣劑的結(jié)實(shí)而明亮的塑料瓶）可能會(huì)在擁擠的貨架中吸引本來漠不關(guān)心的消費(fèi)者的注意——-它們的主要功能仍然是來源識(shí)別。因而消費(fèi)者預(yù)先將這些符號(hào)視為生產(chǎn)者的象征，這就是為什么這些符號(hào)"幾乎自動(dòng)的告訴消費(fèi)者他們指的是某個(gè)品牌"，且"直接…發(fā)出某品牌或者產(chǎn)品來源的信號(hào)"。在假定消費(fèi)者傾向于將某個(gè)詞或者包裝視為產(chǎn)品來源的不合理的情況下，如，這個(gè)附著的詞是描述商品的（"Tasty"面包）或者表示商品的地理來源的（"Georgia"桃子）——固有顯著性就不存在。這就是為什么商標(biāo)法通常將這些"純粹描述"這些商品或者"主要地理地描述它們"的詞排除在可以因固有顯著性而獲得注冊(cè)的詞之外的原因。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的情況下，像在顏色的情況下一樣，我們認(rèn)為消費(fèi)者把這種特征視為來源的傾向不存在。通常，消費(fèi)者意識(shí)到這樣一種事實(shí)，即使是最不同尋常的產(chǎn)品設(shè)計(jì)—如一個(gè)企鵝形狀的雞尾酒混合器——也不能識(shí)別產(chǎn)品的來源，但是會(huì)使產(chǎn)品本身更加實(shí)用或者更加吸引人。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)幾乎總是服務(wù)于產(chǎn)品目的而不是來源識(shí)別這一事實(shí)不僅使得固有顯著性有問題，而且使得適用固有顯著性原理會(huì)對(duì)其他消費(fèi)者利益造成損害。不應(yīng)通過使基于所謂的固有顯著性而針對(duì)新進(jìn)入者的貌似合理的訴訟威脅更容易的法律規(guī)則而剝奪消費(fèi)者與產(chǎn)品設(shè)計(jì)通常發(fā)揮的實(shí)用和美學(xué)功能的競(jìng)爭(zhēng)利益。當(dāng)然，提起一場(chǎng)貌似合理的訴訟有多容易取決于固有顯著性測(cè)試的明晰性，以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的什么地方是關(guān)鍵的，我們幾乎沒有信心相信會(huì)建立一個(gè)合理的、清楚的測(cè)試。被上訴人以及合眾國法庭之友強(qiáng)烈建議我們采用產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)部分測(cè)試，此測(cè)試是由海關(guān)法院和專利上訴法院在 Seabrook Foods，Inc.v.Bar-WellFoods，Ltd.案中針對(duì)產(chǎn)品包裝形成。和其他事情一起，在決定某種產(chǎn)品包裝的固有顯著性的時(shí)候，這個(gè)意見認(rèn)為，"不管它是一個(gè)普通的基本形狀或者設(shè)計(jì)，不管它在某個(gè)特定領(lǐng)域是獨(dú)特或者不尋常的，也不管它僅僅是對(duì)一種通常被采納的形式的提煉，還是對(duì)被公眾認(rèn)為是產(chǎn)品的外觀或者裝飾的著名裝飾形式進(jìn)行提煉"，這樣的測(cè)試很少會(huì)提供反競(jìng)爭(zhēng)攻擊訴訟的即決處置（summary disposition）的基礎(chǔ)。的確，在口頭辯論的時(shí)候，合眾國法律顧問非常明白不會(huì)對(duì)測(cè)試是否適用于每個(gè)案件給出一個(gè)確定的答案，僅僅說"在這一點(diǎn)上這是一種非常困難的情形"。

當(dāng)然，真實(shí)的是.尋求排除新的競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入必須確定設(shè)計(jì)特征 的非功能性——一種涉及其美學(xué)吸引力的考慮的證明。然而，競(jìng)爭(zhēng)就被妨礙了，不僅為成功的訴訟所妨礙，而且為貌似合理的成功訴訟威脅所妨礙，且考慮到固有來源識(shí)別設(shè)計(jì)的不可能性，允許基于所謂的固有顯著性的訴訟的博弈對(duì)我們來說似乎得不償失。對(duì)于那些通常可以獲得保護(hù)的設(shè)計(jì)的生產(chǎn)者尤其如此，這些設(shè)計(jì)是固有地識(shí)別來源（如果存在這樣的設(shè)計(jì)的話）但是還沒有獲得第二含義的設(shè)計(jì)，通過外觀設(shè)計(jì)專利或者版權(quán)法對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行保護(hù)——的確，如被上訴人在本案中為這些設(shè)計(jì)的某些元素所做的。其他保護(hù)方式的有效性極大地減少了有可能在我們判決某個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)因沒有獲得第二含義而不能根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款獲得保護(hù)后接著發(fā)生對(duì)生產(chǎn)者的損害。

被上訴人辯稱：我們?cè)赥wo Pesos 案中的判決排除了一種結(jié)論，即產(chǎn)品設(shè)計(jì)商業(yè)外觀永遠(yuǎn)不可能有固有顯著性。在Two Pesos 案，我們認(rèn)為 Mexican 連鎖飯店的商業(yè)外觀，原告形容為"愉快的就餐環(huán)境，包括裝飾有手工品、鮮艷顏色、繪畫和壁畫的內(nèi)部就餐環(huán)境和露天平臺(tái)"，在沒有獲得第二含義的情況下可以根據(jù)《蘭哈姆法》第43條（a）款獲得保護(hù)。Two Pesos案毫無疑問建立了商業(yè)外觀可以是固有顯著性的法律原則，但是沒有確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)可以是固有顯著的。Two Pesos 案不適合我們這里的立場(chǎng)，因?yàn)橄禒?zhēng)的商業(yè)外觀、飯店的裝飾對(duì)我們來說似乎并不構(gòu)成產(chǎn)品設(shè)計(jì)。它既不是產(chǎn)品包裝——如我們所討論的，產(chǎn)品包裝通常由消費(fèi)者用來指示來源——也不是與產(chǎn)品包裝類似的其他某些東西，和當(dāng)前的案件沒有關(guān)系。

被上訴人辯稱：這種區(qū)分Two Pesos 的方式會(huì)迫使法庭分清產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品包裝商業(yè)外觀。在這些邊緣地帶確實(shí)會(huì)有些疑難案件：如，經(jīng)典可口可樂玻璃瓶，對(duì)這些喝可口可樂然后就丟了瓶子的消費(fèi)者而言可能是包裝，而對(duì)于瓶子收集者而言就構(gòu)成產(chǎn)品本身，或者對(duì)于購買經(jīng)典的瓶裝可樂而非聽裝可樂的消費(fèi)者而言它本身又是產(chǎn)品的一部分，因?yàn)檫@些消費(fèi)者認(rèn)為喝瓶裝可樂更加時(shí)髦。然而，我們相信，區(qū)分產(chǎn)品設(shè)計(jì)和產(chǎn)品包裝的頻率和難度會(huì)比必須確定何時(shí)某種產(chǎn)品設(shè)計(jì)是固有顯著的頻率和難度要小。在某種程度上，他們是類似的案件，我們相信法院應(yīng)該保持謹(jǐn)慎，以及將模棱兩可的商業(yè)外觀歸類于產(chǎn)品設(shè)計(jì)，因而要求具有第二含義。這種接近性將暗示在采納固有顯著性原則時(shí)具有相對(duì)小的效用，而在要求證明第二含義時(shí)具有相對(duì)多的消費(fèi)者收益。

我們認(rèn)為，在根據(jù)《蘭哈姆法》第43條第 a款提起的對(duì)未注冊(cè)商業(yè)外觀的侵權(quán)訴訟中，某產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是顯著的從而可獲得保護(hù)，但僅僅在獲得第二含義以后。第二巡回法院的判決被推翻，案件根據(jù)該意見發(fā)回重審。

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