商標法原理與案例之商標一并轉(zhuǎn)讓原則，轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓；未一并轉(zhuǎn)讓的，由商標局通知其限期改正；期滿不改正的，視為放棄轉(zhuǎn)讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。這里以方某與名仕公司商標轉(zhuǎn)讓協(xié)議糾紛案為例，下面就和公司寶一起來看看該案件的相關內(nèi)容，希望對大家有所幫助。

(一)基本案情

方某與名仕公司于2013年5月5日簽訂了品牌許可合同，并一次性支付了品牌許可費。后因承租門面為違法建筑物，方某無法找到合適門面并認為名仕公司轉(zhuǎn)讓注冊商標的行為違法。遂向名仕公司提出解約，但名仕公司不同意返還品牌許可費。方某向法院訴請解除雙方簽訂的《品牌許可合同》，請求名仕公司返還品牌許可費、保證金等各項費用。名仕公司提起反訴訴稱:房屋租賃問題是由方某自身造成，應當由其自身維權解決名仕公司沒有過錯，合同不應解除，訴請確認方某的違約解除合同，要求賠償損失。

2011年1月，名仕公司注冊了“革工房”商標，核定服務項目為第37類“服裝翻新;修補衣服;皮革保養(yǎng)等”。2013年10月27日，盛尚公司受讓了該注冊商標。2012年7月，名仕公司注冊“L&C皮革工房”商標，核定服務項目為第37類“服裝翻新;修補衣服;皮革保養(yǎng)等”。

(二)判決內(nèi)容

一審法院認為方某由于自身的過失沒有查清房屋產(chǎn)權狀況致使無法履行合同，其通知解除合同缺乏理由，名仕公司未將近似商標一并轉(zhuǎn)讓的行為無效，但并不存在違約開設加盟店的行為。一審法院判決解除雙方合同、名仕公司返還方某部分費用、方某支付名仕公司違約金。方某不服一審判決，提起上訴，二審法院維持原判。

(三)案件評析

1.主要規(guī)定

《商標法》第42條第2款系關于商標“一并轉(zhuǎn)讓”的規(guī)定，該規(guī)定系本次《商標法》修改的新增條款。該規(guī)定的目的在于防止因注冊商標轉(zhuǎn)讓導致消費者對商品來源產(chǎn)生混淆以及導致他人或者公共利益受到損害?！痹诖舜紊虡朔ㄐ薷那?，我國2002年《商標法實施條例》第25條第2款規(guī)定，轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉(zhuǎn)讓;未一并轉(zhuǎn)讓的，由商標局通知其限期改正;期滿不改正的，視為放棄轉(zhuǎn)讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。在法院判決的執(zhí)行層面，《最高人民法院關于對注冊商標專用權進行財產(chǎn)保全和執(zhí)行等問題的復函》明確，法院在采取執(zhí)行措施時，應當根據(jù)近似商標一并轉(zhuǎn)讓的原則，對近似商標一并進行評估、拍賣、變賣。商標局在接到法院有關轉(zhuǎn)讓注冊商標的裁定時，如發(fā)現(xiàn)無上述內(nèi)容，可以告知執(zhí)行法院，由執(zhí)行法院補充裁定后再協(xié)助執(zhí)行。可見，在商標法修改之前，雖然立法上未明確規(guī)定商標一并轉(zhuǎn)讓原則，但在執(zhí)行層面已經(jīng)貫徹了一并轉(zhuǎn)讓的原則。

2.實踐中的爭議

關于商標“一并轉(zhuǎn)讓”原則，在理論基礎上素來存有爭議。持反對觀點的主要基于契約自由原則，認為合同是當事人主觀意思的體現(xiàn)，合同糾紛首先要立足于當事人訂立契約時的意思表示。強行要求一并轉(zhuǎn)讓毫無法理可言，顯系違反民法上的意思自治原則，是公權力對私權利的不當干涉。但此次商標法修法確立“一并轉(zhuǎn)讓”原則，顯然，立法者認為商標轉(zhuǎn)讓不僅是純粹的私權處分，還涉及轉(zhuǎn)讓行為所可能導致的市場混淆，以及損害消費者利益的情形，需要進行國家干預。

本案中，涉及商標“一并轉(zhuǎn)讓”主要法律問題是分割轉(zhuǎn)讓注冊商標合同是否無效。該問題涉及《商標法》第42條第2款法律性質(zhì)的認定，即該條款系管理性強制性規(guī)定還是效力性強制性規(guī)定，如認為該規(guī)定系管理性規(guī)定，則轉(zhuǎn)讓合同有效;如認為該規(guī)定系效力性規(guī)定，則轉(zhuǎn)讓合同無效。有關管理性規(guī)定與效力性規(guī)定的區(qū)分標準在理論界與實務界存在一定爭議，王利明教授認為在區(qū)分兩者時，首先，要查明關于強制性規(guī)定是否有明確具體的法律條文，并且這一法律條文是否對違反這一強制性規(guī)定的行為作出了確定的否定性評價，如果確實給出了否定性評價，那么合同就會無效或者不成立，那么這種規(guī)定就屬于效力性強制性規(guī)定。其次，如果法律法規(guī)沒有明確規(guī)定違反這一強制性規(guī)定的合同無效或者不成立，也可以從保護國家利益和社會公共利益的角度出發(fā)，合同若違反了強制性規(guī)定并且繼續(xù)有效將會與國家公共利益發(fā)生嚴重的沖突，在這種情況下，應將這一規(guī)定歸為效力性強制性規(guī)定。最后，如果法律法規(guī)沒有明確規(guī)定合同無效或不成立從保護國家利益和社會公共利益的角度出發(fā)，即使合同違反了強制性規(guī)定并且繼續(xù)有效也不會與國家公共利益發(fā)生沖突，并且不會對其造成損害，只是會對當事人的利益造成損害，那么這一規(guī)定就應該認定為取締規(guī)范(管理性強制性規(guī)定)。筆者認為，這一區(qū)分方法具有合理性，且便于法官在實務中的操作和判斷。

3.對本案的質(zhì)疑

本案判決認定被告分割轉(zhuǎn)讓注冊商標的行為無效，該認定值得商榷。首先，商標法并沒有明確規(guī)定分割轉(zhuǎn)讓近似商標的法律后果，并且商標法實施條例規(guī)定，未一并轉(zhuǎn)讓的由商標局通知其限期改正;期滿不改正的，視為放棄轉(zhuǎn)讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。從該規(guī)定來看，對于分制轉(zhuǎn)讓注冊商標的合同，并非直接無效。其次，實踐中涉及商標“一并轉(zhuǎn)讓”的糾紛情況復雜多樣。在商事交易中，商標注冊人對其近似商標注冊的數(shù)量是清楚的，而受讓人對此則處于信息不對稱的地位。如果商標注冊人選擇分割轉(zhuǎn)讓部分商標，當商標受讓人事后知曉商標注冊人還有其他近似商標未轉(zhuǎn)讓提起訴訟要求轉(zhuǎn)讓剩余商標時，如果認定雙方簽署的分割轉(zhuǎn)讓商標合同無效，顯然無法保障受讓人的利益。而且，如果認定分割轉(zhuǎn)讓商標合同無效，也會導致其與商標法條例中有關要求一并轉(zhuǎn)讓剩余商標的規(guī)定沖突因為該合同無效，就不存在后續(xù)一并轉(zhuǎn)讓問題。最后，分割轉(zhuǎn)讓近似商標雖可能導致市場混淆，但解決該問題的方式并非使合同無效。商標受讓人取得商標權并非轉(zhuǎn)讓合同簽署之時，而是商標局經(jīng)公告之日，商標局對于商標注冊人是否進行了一并轉(zhuǎn)讓需進行審查，這在一定程度上可以防止分割轉(zhuǎn)讓注冊商標所產(chǎn)生的不良后果。對于分割轉(zhuǎn)讓注冊商標的，根據(jù)商標法實施條例規(guī)定，未一并轉(zhuǎn)讓的由商標局通知其限期改正;期滿不改正的，視為放棄轉(zhuǎn)讓該注冊商標的申請。商標轉(zhuǎn)讓人如果接受商標局的要求，一并轉(zhuǎn)讓注冊商標的，則其先期簽署的分割轉(zhuǎn)讓注冊商標的合同當然無效。如果其不接受商標局的要求，拒絕一并轉(zhuǎn)讓的，其簽署的分割轉(zhuǎn)讓注冊商標合同仍然有效但商標轉(zhuǎn)讓人應當向受讓人承擔違約責任。

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標簽： 商標法原理與案例