商標法之商標顯著性案例分析解讀
商標在使用的時候為了避免被他人和組織侵權(quán),是需要及時申請注冊商標的,這在實際生活中也是經(jīng)常發(fā)生的,因此我們就需要對這一塊有一定的了解。下面就讓公司寶小編對商標法之商標顯著性案例分析解讀進行一定的介紹,希望能為你解疑答惑。
一、商標法之商標顯著性案例分析解讀
案例2-2 Abercrombie&Fitch Co.v.Hunting?。祝铮颍欤洌桑睿?United?。樱簦幔簦澹蟆。茫铮酰颍簟。铮妗。粒穑穑澹幔欤蟆。妫铮颉。簦瑁濉。樱澹悖铮睿洹。茫椋颍悖酰椋?,537 F.2d4(2nd?。茫椋颍保梗罚叮?/p>
弗蘭德利法宮:
阿貝克隆比&費奇公司(以下簡稱“A&F”)在紐約南區(qū)法院對狩獵世界公司(以下簡稱“HW")提起侵犯注冊商標“Safari”的訴訟。A&F 在紐約市的麥迪遜大道、第45 街以及其他7個國家地區(qū)都擁有知名的商店。HW則在東第53街經(jīng)營著一家競爭性的商店。對A&F來說,這個訴訟是一個漫長而痛苦的過程。在此作出的判決,不僅駁回了所有的控告,而且也取消了A&F所有有關“Safri”商標的注冊,包括幾個不在訴訟中的商標。我們減輕了A&F的某些痛苦,但并非全部。
一、在描述反映于其公司箴言“世界上最偉大的體育用品商店”的?。粒Γ啤I(yè)務總體性質(zhì)之后,1970年1月A&F提出控告,控告宣稱如下:多年來,A&F將“Safari”商標使用在“獨家供應和銷售”的物品上。自1936年以來,A&F已經(jīng)將該商標使用于各式各樣的男女外衣上。其美國注冊商標包括:
?。保梗常改辏吩拢玻度疹C發(fā)的商品商標“Safari”,商標注冊號?。常担福罚福?,使用于男、女式外衣以及帽子;1919年5月20日頒發(fā)的“Safari米爾斯”,商標注冊號125531,使用于棉質(zhì)布料商品;1957年9月24日頒發(fā)的“Safari”商標,注冊號652098,使用于男、女式外衣以及鞋子:1960年8月23日頒發(fā)的“Safari”商標,注冊號703279,使用于梭織布、體育用品以及服裝;等等。A&F花費了大筆資金做廣告和推廣標有其商標“Safari"的產(chǎn)品,監(jiān)督其商標的權(quán)利,包括侵權(quán)訴訟的成功行為??馗娼酉聛碚f,HW一直從事于包括帽子和鞋子的運動服裝的零售,它有些運動服裝單獨標有“Safari”或者諸如“Minisafari”和“Safariland”的符號。HW 的行為的繼續(xù)將混淆、欺騙公眾,損害“原告商標的顯著而獨一無二的特點”。A&F請求停止侵權(quán)的禁令和損害賠償與利潤的決算。
HW提出答辯并提起反訴。其答辯和反訴尤其稱,“'Safari’-詞是一個普通平常描述性的地理通用單詞”,它一般被公眾使用和理解為意指旅行或探險,尤其是在東非狩獵或探險,以及指形成探險活動的獵人、向?qū)?、人、動物以及設備等,而并不專用作商標。HW 請求取消?。粒Γ啤∷惺褂谩埃樱幔妫幔颍椤眴卧~的注冊,其理由是欺騙地未能向?qū)@峙哆@個術語的真正性質(zhì)。
?。龋滋岢隽思礇Q判決的動議,拉斯克法官部分準許。他認為,盡管“Safari"是一個通用詞,但真正的事實問題在于原告是否創(chuàng)造了“識別來源”的第二含義,以及顯示出“購買者想要購買它,是因為其出處”。
但是,拉斯克法官得出結(jié)論,A&F沒有權(quán)力阻止 HW使用“Safari”一詞描述其營業(yè),這不同于特定產(chǎn)品銷售中的使用,這是一個無可爭議的結(jié)論;HW在其自己的品牌名稱下在“經(jīng)典的safari帽子”上或者在廣告中表示“Safari 帽子”而使用“Safa ri”一詞并沒有侵犯A&F的注冊商標,由于這種使用純粹是描述性的;HW使用術語“Minisafari”于其狹窄邊緣的Safari帽子也沒有侵犯A&F的商標,而?。龋住∮袡?quán)使用“Safariland”這個詞作為一個地區(qū)商店的名稱,以及作為批發(fā)和分銷由附屬公司李探險公司從東非進口的產(chǎn)品的公司的名稱,或者使用于HW和李探險公司發(fā)行的通訊“Safariland 新聞”。就鞋子來說,拉斯克法官得出結(jié)論,雙方都是以想象的而不是描述的意義來使用“Safari”這個詞,因此原告可能會有一個有效的侵權(quán)索賠,只要它能建立第二含義。
在A&F的上訴中,本法院撤銷原判,發(fā)回重審。多數(shù)意見法官湯姆森的觀點涉及可上訴性的問題,多數(shù)意見法官廷布斯也持同樣觀點,范伯格法官完全持不同意見。這意味著沒有最終的優(yōu)勢意見,本法院得出結(jié)論:“真正的事實問題繼續(xù)存在,它使得作出最終甚至否認原告提出的強制令救濟的即決判決是不適當?shù)?。?/p>
二、在瑞安法官面前的是試圖發(fā)回重審的訴訟,他大體上裁決HW勝訴。他發(fā)現(xiàn)存在與服飾有關的“Safari”一詞的頻繁使用,因此A&F的監(jiān)控努力顯然是不成功的,且A&F本身以其注冊不包含的描述意義使用該詞,例如,說服顧客為A&F商店制作“Safari圣誕禮物”。在提及拉克斯法官作出的"Safari"是一個“弱”商標聲明之后,法官裁決該商標是無效的。法院認為,“Safari"僅僅是描述性的,而不能發(fā)揮將注冊上所列的原告商品與其他公司的商品區(qū)分的作用;盡管這種術語可以受到《蘭哈姆法》的保護,只要它們逐漸識別公司銷售的產(chǎn)品而不是這種產(chǎn)品本身,A&F未能證實這已經(jīng)成為與“Safari”相關的這種情況。該判決不討論?。粒Γ啤〉哪承酥疽呀?jīng)根據(jù)《蘭哈姆法》第15條的規(guī)定而成為不可爭辯的主張。法院作出了判決,駁回了申訴,不僅撤銷了在訴訟中的四個商標,而且也撤銷了A&F其他有關“Safari"字樣的注冊商標。A&F提起了上訴。
在一開始就重申商標法的一些基本原則是有益的,盡管它們很熟悉,但也往往會在大量的形容詞中迷失。
本案和在某些實例中《蘭哈姆法》確定了商標保護的四種不同類別的詞。按大致反映其適格商標地位和符合保護的程度的上升次序排列,這些類型是:(1)通用的;(2)描述性的;(3)暗示性的;4)任意的或者臆造的。然而,劃定的這些界線并不總是很明顯。而且,困難是復合型的。一是因為屬于特定產(chǎn)品的某類別中的術語對于某一特殊產(chǎn)品可能又會屬于另一個不同類別。二是因為根據(jù)一定時間使用的不同,一個術語可能從一個類別轉(zhuǎn)移到另一個類別。三是因為一個術語對一組用戶是一種意義,而對另外的用戶又是另一種意義。四是因為就單一的產(chǎn)品同一個術語可能用于不同的用途。所有的這些難題都以各種方式在本案中涉及。
通用的術語是指,或者已經(jīng)被理解為是指特定產(chǎn)品的種類。在普通法中,那些通用的或者純粹描述性的術語均不可以成為有效商標。根據(jù)美國《1905年商標法》這同樣是真實的,除了該法制定前已經(jīng)獨家使用了10年的商標。然而,就像我們將會看到的那樣,《蘭哈姆法》對那些已經(jīng)獲得第二含義的純粹描述性的術語做了重要的例外規(guī)定,但它沒有為通用標記提供這種例外。該法規(guī)定將取消某注冊商標,只要在任何時候它“成為某物品或物質(zhì)的純粹描述性名稱”。這意味著即使證明其具有使“純粹描述性”的標志可以注冊的第二含義,也不能將通用術語轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡藢ο?。正如可哈斯坦姆有限公司訴路易斯馬克思及其公司一案解釋的那樣,不管在通用術語的商品促銷中投入多少資金和努力,也不管在獲得公眾認同方面取得了多少成功,均不能剝奪競爭的制造商使用這個名稱稱呼某物品的權(quán)利。我們最近有機會適用這種通用術語不可能獲得商標保護的原理。這種原理的普遍性已經(jīng)為一系列著名判例所闡明,這些判例認為,由于制造商自己廣告活動的結(jié)果,當暗示性或臆造的術語已經(jīng)成為通用的時候,除了那些術語尚未成為通用的且仍然具有第二含義的市場之外,商標保護將被否認。因此一個術語可以在一個市場中成為通用性的術語,而在另一個市場中成為“描述性的”“暗示性的”或“臆造性的”術語。描述性而不是通用的術語有一個更好的基礎。盡管當適用于申請人的商品時,《蘭哈姆法》第2條第(e)款禁止純粹描述性標志注冊,第2條第(f)款取消了相當部分的刺,該款規(guī)定“除非明確排除在本條第(a)至(d)款之外,本章的任何規(guī)定不得阻止注冊申請人在商業(yè)中使用的已經(jīng)區(qū)分申請人的商品的商標,而且作為該標志已經(jīng)成為顯著的初步證據(jù),專利商標局局長可以接受在申請之前連續(xù)5 年實質(zhì)獨占且連續(xù)使用于申請人的商品的證據(jù)”。正如所引用的討論通用術語的不可注冊性的判例顯示的那樣,像用于第14條第(c)款以及第15條第(4)款中那樣,“普通描述性名稱”指的是適用于產(chǎn)品的通用術語,而不是“純粹描述性的”術語。在前一種情形中,任何獨占權(quán)的主張都必須被駁回,因為這事實上不僅授予對該標志的壟斷,而且會使競爭對手無法有效地稱呼它正在極力銷售的產(chǎn)品。在后一種情形中,就注冊而言,法律在某競爭者阻止某適當單詞使用的難度與剝奪投入資金和精力賦予某單詞依附于其企業(yè)的商譽的所有人的努力果實之間建立平衡。
“暗示性的”商標一方面由等要給予既不是精確描述也不是真正臆造的標志以保護的感覺產(chǎn)生,另一方面由《1905年商標法》中純粹描述性標志注冊的障礙的尤其急迫的需要而產(chǎn)生,無論這些標志是否證明了第二含義。博學的漢德法官作出這種不是非常有幫助的聲明:
除此之外,根本不可能從這些案例中得到任何規(guī)則:該商標的有效性在暗示結(jié)束描述開始之處終止另一法院某種程度上更有用處地觀察到:某術語是暗示性的,只要它為得到關于商品性質(zhì)的結(jié)論需要想象、思考和澗察。某術語是描述性的,只要它即刻傳達的是商品的成分、品質(zhì)或者特性的直接觀念。
該法院在Aluminum?。疲幔猓颍椋悖幔簦椋睿纭。茫铮铮妗。校椋簦簦螅猓酰颍纾璋杆捎玫姆椒ㄒ彩怯杏玫模斣撋虡耸前凳拘詥卧~時,限制描述性術語保護,也就是說不合需要地阻止新進入者使用描述性術語描述其商品的理由更無說服力,正如倫巴德法官所寫的:
英語這門語言中具有大量同義詞和相關的詞,用這些同義詞和相關的詞描述制造商們希望為其產(chǎn)品主張權(quán)利的品質(zhì)。當他們需要時,公共關系職業(yè)的聰明才智可以提供新詞和標語。
如果某術語是暗示性的,那么它就有資格進行注冊而不無需證明第二含義。而且,在Season-A11案中,專利局無需證明第二含義就注冊一件商標的裁決提供了該標志是暗示性的或任意性的或臆造的而不是純粹描述的可推翻的推定。
幾乎無需補充,暗示性的或任意性的術語享有給予作為商標的暗示性術語的所有權(quán)利,無需爭議該術語是否是“純粹描述性的”,且容易確立侵權(quán)。根據(jù)這些原則,我們必須著手就這個案件作出決定。
三、我們先來分析A&F的商標以確定其權(quán)利保護的范圍。我們已經(jīng)得出了如下結(jié)論:(1)應用于特定類型服裝的“safari”已經(jīng)變成一個通用的術語,“minisafari"可能是用于小型的有邊沿的帽子上。(2)然而,“safari”對靴子或鞋子并未成為一個通用術語:它要么是“暗示性的”要么“是純粹描述性的”。而且即使是“純粹描述性的”,它也是一個有效的商標,由于它根據(jù)《蘭哈姆法》已經(jīng)成為不可爭辯的了。但是。(3)基于下面的合理調(diào)查,“Came Safari""Hippo?。樱幔欤幔颍椋⒑汀埃樱幔妫幔颍椤。茫瑁酰耄耄帷比齻€術語是?。龋住」緦S糜诿枋銎渖a(chǎn)的靴子的,就這些術語,HW具有基于”合理使用”基礎的對抗對方侵權(quán)控告的抗辯?,F(xiàn)在,我們來討論是如何得出上述結(jié)論的。
有一個共同點就是A&F不能申請“Safari”作為探險非洲荒原的商標。這是一個作為通用術語使用“Safari”一詞的典型例子。或許不太明顯的是,一詞可能會有多個通用使用?!埃樱幔妫幔颍椤币辉~已經(jīng)成為一組通用術語中的一部分,盡管這些通用術語無疑源于該詞的最初用法和環(huán)境回憶,它們漸漸被理解為和非洲狩獵無關的術語,而是作為現(xiàn)代美國時裝領域內(nèi)的術語。這些術語給出了對服裝業(yè)及其顧客都熟悉的“Safari”全套裝備的組件的名稱:“Safari”帽子,即具有單一的巨大條紋的寬邊帽;“Safari”外套,即一個肩膀上有環(huán)形紐扣和兩邊有口袋的襯衫式夾克衫;當這種夾克有配套的褲子時,這套衣服就稱為“Safari 套裝”。通常,這些服飾都是卡其色的。
當他發(fā)現(xiàn)“與服裝聯(lián)系的'Safari'一詞為普通公眾和行業(yè)中的人們廣泛應用”時,這種套裝及其組件無疑都在瑞恩法官的頭腦中。這種記錄十分清楚地支持著這種結(jié)論,即盡管?。粒Γ婆ΡO(jiān)控其商標但許多商家仍然用這些術語做廣告。相比之下,大量陳列品調(diào)查未能揭示出除 A&F和HW之外的任何人在商品上使用“Safai”的單獨例子,除如上所描述的Safari套裝及其組件外,A&F已經(jīng)注冊了“Safari”。
因此,迄今已經(jīng)確立的事實足以支持撤銷HW與許多“Safari”的使用相關的控告。將某出版物描述為包括在非洲的游獵活動的簡報的“Safariland 簡訊”顯然屬于可允許的一般使用。A&F也無權(quán)禁止HW在商品廣告以及如上所述的組件上使用“Safari”。如果HW可以將游獵所穿的這種帽子宣稱為“Safari”幅子,那么,它也可能同祥將有較小邊沿的帽子宣傳為“minisafari”。盡管該問題可能有點接近,但是反對對通用術語給予商標保護的這一原則也支持拒絕反對 HW禁令,HW可以使用“Safariland”作為其用于“Safari”已經(jīng)變成通用的服裝銷售的門店名稱的一部分。就HW使用“Camel?。樱幔妫幔颍椤薄埃龋椋穑穑铩。樱幔妫幔颍椤币约啊。茫瑁酰耄耄帷埃樱幔妫幔颍椤弊鳛閺姆侵捱M口的靴子的名稱而言,A&F具有更有力的理由。像已指出的那樣,沒有證據(jù)證明“Sa-fari”一詞已成為靴子的通稱。因此,像將要出現(xiàn)的那樣,A&F注冊的用于其生產(chǎn)的鞋子上的“Safari”已經(jīng)變得不可爭議,不管A&F在靴子上使用“Safari”一詞是暗示性的還是描述性的,它都是不相干的(除了最后被駁回的HW的欺詐觀點之外)。
然而,HW主張,即“Safari”是一個有效的靴子商標,它也享有《蘭哈姆法》第33條(b)款第(4)項規(guī)定的“合理使用”抗辯。該條提供了一種對抗已經(jīng)變得不可爭議的商標的抗辯,當被指控侵權(quán)的術語不是用作商標且公正地和善意地用于向用戶描述其產(chǎn)品和服務或者產(chǎn)地。
這里,HW的母公司李探險有限公司自1959年來一直主要從事著安排非洲游獵活動。這兩家公司的總裁羅伯特·李,是1959年出版的題為《當代野外探險旅行手冊》的作者,而自1961年以來預定游獵的人并在非洲購買游獵(safari)服裝以在美國轉(zhuǎn)售。盡管沒有合同顯示,事實足以表明,被告的與靴子有關的“Safari”的使用是在狩獵和旅行中進行的,不是試圖獲得 A&F的商譽。地區(qū)法院這里查明,HW的“Camel?。樱幔妫幔颍椤ⅲ龋椋穑穑铩。樱幔妫幔颍椋⒑汀埃樱幔妫幔颍椤。茫瑁酰耄耄帷钡氖褂米鳛閺姆侵捱M口的靴子的名稱構(gòu)成了“通過提及該產(chǎn)品的類型和產(chǎn)地來純粹描述性地告知公眾”。該法院完全遵循了本法院在一個案件中認可的做法,即專注于“詞的使用,而非抽象地基于其性質(zhì)和意義”。當原告選擇了具有描述性性質(zhì)的商標時,即使這個商標適當?shù)刈粤?,他也不能完全對抗某些類型的競爭性使用。這里,我們沒有類似于?。郑澹睿澹簦椋幔睿幔椋颍灏负汀。疲澹幔簦瑁澹颍悖铮恚猓螅桑睿悖傅那闆r,在這兩個案件中,我們拒絕了“合理使用”抗辯在那里,聲稱描述性的使用被發(fā)現(xiàn)是有商標意義的。重要的是,HW沒有在其鞋子上單獨使用“Safari”一詞,如果混淆是有意為之,它無疑就已經(jīng)這么做了。因此,我們認為,紐約南區(qū)法院駁回其申訴是正確的。
四、我們發(fā)現(xiàn),法院判決A&F的商標注冊廣泛地無效是更為困難的?!短m哈姆法》第37條規(guī)定,法院有權(quán)取消任何一方涉及注冊商標的訴訟。上引的案例確定,當一個術語成為它所用的產(chǎn)品的通用名稱時,撤銷的理由就產(chǎn)生了。那類相關商標注冊號有:358,781和703,279。盡管第358,781號商標可以追溯到 1938 年7月?。玻叭眨冢罚埃?,279號商標注冊于1960年8月23日,《蘭哈姆法》第15 條第(3)款規(guī)定的宣誓書提交于1965年10月13日,如果注冊商標已成為“某物品或物質(zhì)的共同措述性名稱”,那么,可能會隨時下發(fā)撤銷令。因此,第358,781號注冊商標被恰當?shù)爻蜂N了。就第703,279 號商標注冊而言,由于只有一部分成為通用名稱,因此需依據(jù)相應范圍對其進行撤銷。特別為《蘭哈姆法》第37條所承認的這種部分取消符合授權(quán)法院撤銷某注冊的理由,即,通過遵照常常以小于全有或全無方式草擬的法院判決而“矯正”登記注冊。
仍然有其他八個注冊和那些術語沒有從703279 號商標撤銷。這些注冊中的三個652098、768332、770336以及由于憑借《蘭哈姆法》第15條第(3)款的宣誓書提交后連續(xù)5年使用而明顯成為不可爭議的703279 號商標的非通用部分。除了上述與703279相關的描述性使用之外,沒有任何跡象顯示包括在這些注冊中的使用要么是現(xiàn)行時裝樣式要么是非洲探險的普通描述性名稱。例如,A&F的“Safari百慕大短褲”這一通用術語是“百慕大短褲”而不是“safari”;事實上,人們將假設,這種衣服觀念上幾乎不適于森林或叢林,而且也沒有任何證據(jù)顯示“safari”已成為一個通用的形容詞而進入家庭。同樣的分析適用于行李、便捷式烤架,而從游泳褲、雨衣到腰帶和圍巾的野營用具都包括在這些注冊中。HW聲稱,這些注冊是通過欺詐的方式獲得的,如果這種主張成立,那么將否認?。粒Γ粕虡说臒o可爭辯性。但是,這些主張似乎僅僅是HW認為這些術語只是描述性的,從而不可注冊,專利局最開始是受騙才沒有證明其第二含義而進行注冊的。然而,我們認為這些術語是暗示性的而不是"純粹描述性的"。此外,即使它們是后者,假定提出申請的人作出了必要的聲明,即"沒有他知道或相信的其他人、公司、企業(yè)或團體擁有商業(yè)使用這種標志的權(quán)利,或者同樣的形式,或者以接近相似的形式,也沒有有意欺騙"。沒有任何證據(jù)顯示作出這樣的陳述時是帶有欺詐性的。《蘭哈姆法》的意圖是禁止否認"純粹描述性"商標的不可爭辯性,不然,純粹描述性商標就已經(jīng)基于獲得注冊中無支持證據(jù)的純粹欺詐陳詞而根據(jù)《蘭哈姆法》第14 條變得不可爭辯。
我們也認為,這些尚未變得不可爭辯的注冊不應該被撤銷。"Safari"一詞應用于冰箱、斧子、帳篷和煙草上時,沒有描述這些物品。相反,它只是作為?。粒Γ频囊环N高格調(diào)的、浪漫的理念再加上一個富有吸引力的外國典故來傳輸?shù)礁呦M者人群中。因此,這些使用符合多年前支持"理想"牌發(fā)刷商標的觀點∶
除非我們?nèi)我獾貞盟?,"理想"這個詞沒有應用于發(fā)刷制品,這個詞沒有指示或描述該刷子的品質(zhì)、特點或優(yōu)點的意義,除了它滿足發(fā)刷所應該是那樣的最高理想、精神概念之外。說"Safari?。停椋欤欤螅ⅲ⒚枋觯⒚拶|(zhì)布匹甚至是該標志的拓寬。這種使用屬于暗示性標志的種類?,F(xiàn)在我們不必決定他們可以被證明為多么有價值,這里足夠的是它們不應被撤銷。
總而言之,我們的結(jié)論是,撤銷只應針對第358781號注冊商標、第703279號商標的一部分以及紐約注冊。就剩下的商標而言,A&F享有《蘭哈姆法》第7條第(b)款給予的好處,即注冊是"注冊有效性和注冊人商業(yè)中使用該標志的獨占權(quán)的初步證據(jù)"。這意味著,"不僅注冊的競爭者有提出商標無效的舉證責任,而且存在著一種有效性的有力推定,以致主張無效的當事人要比注冊人具有更重的舉證責任"在注冊已經(jīng)變得不可爭辯的情況下,A&F將擁有《蘭哈姆法》第33條第(a)款授予的好處,也服從《蘭哈姆法》第33條第(b)款包含的限制。這一切是否足以勝訴將取決于每個案件的事實。
所以駁回申訴的判決大部分是值得維持的;在注銷登記的判決中,部分維持。部分撤銷,附本意見發(fā)回重審。
問題討論∶
?。粒猓澹颍悖颍铮恚猓椋灏甘翘岢錾虡宋宸址ǖ慕?jīng)典判例,這里所謂的五分法實質(zhì)上主要是對商標固有顯著性的區(qū)分,盡管也與獲得顯著性有緊密的聯(lián)系。同時,商標五分法顯然主要是針對文字商標而提出的,那么,Abercrombie案的五分法是否能夠適用于除文字商標之外的如圖形商標、三維商標、聲音商標和氣味商標等商標呢?為什么?試結(jié)合該案分析五分法對我國商標實踐是否具有借鑒意義?五分法在不同的商標權(quán)取得體制下如使用取得商標權(quán)體制與注冊取得商標權(quán)的法律意義與價值是否有所不同?如何正確評價該案?
相信大家看完上面的介紹應該知道,為了避免發(fā)生商標顯著性案例,在申請注冊商標的時候是一定要突出商標的顯著性,以此明確商標的認定。以上就是公司寶小編整理的關于商標法之商標顯著性案例分析解讀的相關知識,如果還有不懂比如說代理記賬、工商服務以及版權(quán)專利等問題,可以掃描下面二維碼進行添加查詢,希望能幫到你。
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